Violazione dei nomi a dominio

L'art. 133 c.p.i., in quanto norma speciale dettata per i nomi a dominio, non è suscettibile di applicazione estensiva ai marchi (Trib. Milano, 11 gennaio 2016).

Un'accurata decisione di merito edita ha ritenuto che, sul piano cautelare, la tutela assicurata dall'art. 133 del Codice della proprietà industriale non consente di ritenere esperibile, ai fini della tutela urgente dei nomi a dominio, il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Si è in particolare osservato che l'art. 133 c.p.i, nella misura in cui prevede l'inibitoria cautelare all'uso e il trasferimento provvisorio del nome a dominio aziendale, costituisce un rimedio cautelare tipico che esclude in radice la percorribilità della tutela, atipica e sussidiaria, di cui all'art. 700 c.p.c. (cfr. Tribunale Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 3 ottobre 2006, in Sez. Spec. P.I. 2006, 1-2, 268, la quale ha precisato che non potrebbe neppure procedersi ad una diversa qualificazione del ricorso, ritenendo che, nonostante l'errato nomen iuris, possa qualificarsi come proposto ex art. 133 c.p.i. atteso che il relativo procedimento, si distacca notevolmente da quelli previsti in via generale, ivi compreso — ovviamente quello ex art. 700 c.p.c.).

Il procedimento ex art. 133 c.p.i. contemplato come rimedio cautelare tipico a fronte di atti lesivi del nome a dominio di altri soggetti consente di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso un'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato.

L'autorità giudiziaria, inoltre, può prevedere anche il trasferimento provvisorio del nome a dominio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

La competenza sul merito dell'azione (e dunque su quella cautelare se proposta ante litem) appartiene al Tribunale, sezione specializzata delle imprese, del distretto nel quale ha sede l'impresa convenuta.

In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente, anche rispetto all'azione di inibitoria di cui all'art. 133 c.p.i., ad avere l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento.

Essendo tale provvedimento qualificato espressamente dalla norma come “cautelare” in linea di principio tale prova deve avere ad oggetto tanto il fumus boni juris quanto il periculum in mora.

Quanto alla dimostrazione del fumus boni juris, in sede applicativa si è ritenuto che ai fini di valutare la sussistenza della violazione di un altrui diritto di marchio per l'utilizzo di un segno simile come nome di dominio, nessuna rilevanza ha la circostanza della regolare registrazione del nome di dominio presso la Registration Authority, dato che il nome di dominio è un vero e proprio segno distintivo dell'impresa (assimilabile all'insegna) come tale soggetto ai divieti di cui all'art. 22 c.p.i. in caso di conflitto con un anteriore diritto di marchio. (Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 5 agosto 2005, in Sez. Spec. P.I. 2005, 2, 54).

Rispetto alla prova del periculum in mora ai fini della concessione dell'inibitoria ex art. 133 c.p.i., una parte della giurisprudenza appare incline a ritenere che lo stesso sia sussistente in re ipsa (Trib. Bari, 23 settembre 2010, Foro it., 2011, 1, I, 248, che, nella fattispecie concreta, sul presupposto per il quale il nome a dominio iburraco.com produce confusione con i marchi comunitari Burraconline e Burraco, in ragione dell'evidente assonanza linguistica e della coincidenza tra i profili degli utenti dei servizi offerti dai rispettivi titolari e il periculum in mora deve ritenersi in re ipsa), ha inibito in via cautelare l'uso, in qualsiasi forma e modo, del predetto nome a dominio, fissando una penale per ogni successiva violazione e disponendo la pubblicazione del dispositivo su un quotidiano locale). Più argomentata appare la tesi, pure espressa in giurisprudenza, per la quale sussiste invece una presunzione di periculum (che, dunque, può essere superata dalla parte resistente mediante prova contraria) derivante sia dal sostanziale svuotamento di efficacia e di valore economico della privativa, sia dalla difficoltà di dimostrare l'ammontare dei danni derivanti dall'illecito, danni aventi non solo carattere patrimoniale e suscettibili di incidere in modo irreparabile sullo sviluppo dell'attività imprenditoriale della ricorrente (Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 1° ottobre 2008, in Sez. Spec. P.I., 2008, n. 1, 314; v. anche Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 16 novembre 2005, in Sez. Spec. P.I., 2005, 2, 136).

Nel caso dell'uso di un nome di dominio in violazione dei diritti su un altrui marchio, relativo allo stesso settore di attività, dev'essere disposta in sede cautelare l'inibitoria dell'utilizzo del nome di dominio e il trasferimento provvisorio dello stesso nella titolarità delle ricorrenti o di una di esse (Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 20 luglio 2006, in Sez. Spec. P.I. 2006, 1-2, 195). Talvolta è stato a tal fine specificato che in sede cautelare può essere disposta l'inibitoria dell'ulteriore utilizzo del nome di dominio e la sospensione del nome di dominio da eseguirsi mediante comunicazione del provvedimento cautelare all'autorità competente per la registrazione (Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 12 ottobre 2005, in Sez. Spec. P.I., 2005, 2, 65). In alcuni casi si è inoltre ritenuta, nell'ipotesi di ordine di trasferimento provvisorio, in sede cautelare, di un nome a dominio aziendale, opportuna l'imposizione di una congrua cauzione, a garanzia del risarcimento dei danni in caso di non accoglimento della corrispondente domanda nella causa di merito (Trib. Torino, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 19 luglio 2005, in Sez. Spec. P.I., 2005, 1, 413).

Il nome a dominio, che deve essere registrato secondo il principio della priorità nella richiesta di attribuzione, è quello con cui è identificato un sito internet e rientra nell'ambito dei segni distintivi atipici dell'impresa.

Sul piano sostanziale, la relativa tutela si rinviene per l'ipotesi nella quale sia illegittimamente utilizzato un domain name di altra impresa nell'art. 12 del c.p.i. e per quella, forse più ricorrente, nella quale si usi un nome a dominio idoneo ad ingenerare confusione con l'impresa titolare di quello “originario” nell'art. 22.

Il medesimo d.lgs. n. 30 del 2005 contempla, poi, all'art. 133 una tutela cautelare del domain name laddove prevede che l'autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Si ritiene che l'art. 133 c.p.i, nella misura in cui prevede l'inibitoria cautelare all'uso e il trasferimento provvisorio del nome a dominio aziendale, costituisce un rimedio cautelare tipico che esclude in radice la percorribilità della tutela, atipica e sussidiaria, di cui all'art. 700 c.p.c. (cfr. Trib. Napoli, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 3 ottobre 2006, in sez. Spec. P.I., 2006, 1-2, 268).

Rispetto alla prova del periculum in mora per una parte della giurisprudenza lo stesso sussiste, se è accertata la condotta illecita, in re ipsa (Trib. Bari, 23 settembre 2010, in Foro it., 2011, 1, I, 248), mentre per altre decisioni il periculum è piuttosto presunto (e dunque può essere superato dalla parte resistente mediante prova contraria).