Gli effetti della convalidazione del marchio posteriore

Ai sensi dell’art. 28 c.p.i.: «Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso».

Alla stregua della ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto della convalidazione del marchio sin dal previgente art. 48 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, operata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17927/2008 (e che trova conferma in successive sentenze: cfr. Cass. 26498/2013 e Cass. n. 18736/2018), la convalidazione di un marchio posteriore non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del marchio anteriore, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio posteriore da parte di chi lo abbia adottato senza contestazione del titolare del marchio già esistente, ma integra «una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione» a fronte della sussistenza dei requisiti della norma: che vi sia stata una consapevole tolleranza dell'utilizzo del marchio posteriore per cinque anni da parte del titolare del marchio anteriore e che il titolare del marchio posteriore abbia effettuato la registrazione del suo in buona fede.