Atto di citazione di inibitoria all'uso di un segno distintivo, alla declaratoria di nullità di un marchio indebitamente registrato ed al risarcimento dei danni.InquadramentoIl risarcimento dei danni da lesione della proprietà intellettuale ed industriale consiste nel ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprietario del brevetto per l'uso altrui dell'opera protetta da diritto d'autore. Nel caso di specie, una società, venuta a conoscenza che un'altra utilizzava un segno distintivo completamente imitativo del suo, tale da poter ingenerare nei consumatori la convinzione di trovarsi in uno dei ristoranti gestito dall'attrice, e che la controparte aveva altresì proceduto a registrare il proprio marchio contraffattorio, agisce in giudizio, chiedendo l'inibizione della prosecuzione o ripetizione degli illeciti, la declaratoria della nullità o della decadenza del marchio indebitamente registrato, l'ordine di distruggere i prodotti/servizi recanti i segni contraffattorî, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi, e la condanna della convenuta a risarcire i danni, ivi compresi quelli morali, nonché alla reversione degli utili. FormulaTRIBUNALE DI .... 1 Sezione specializzata in materia di Impresa 2 ATTO DI CITAZIONE Nell'interesse della ...., con sede in 3 (all'estero)....., in persona dei suoi legali rappresentanti 4, Sig.ri .... rappresentata e difesa, in forza di procura generale (doc. A), dagli Avv.ti 5....(C.F 6 .... – ....@pec.it- fax 7....) e .... (C.F. .... - ....) o: in forza di procura 8a margine del presente atto, dagli Avv.ti 9.... (C.F. .... - ....) e .... (C.F. .... - ....) e con domicilio 10 eletto presso lo studio di questi ultimi, in .... - attrice nei confronti della ....., con sede in .... (P.I. ....) in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché del Sig. ...., nato a .... il .... e residente in .... (C.F. ....) - convenuti IN FATTO 1. L'attrice .... 11” è una famosa impresa, fondata nel...., da sempre operante nel settore della ristorazione di lusso. Gestisce, inoltre una rinomata scuola di cucina, che vanta sedi in tutto il mondo. La “sede centrale” è a .... (doc. 1), si sono poi aggiunte negli anni le ulteriori sedi di .... e .... Molti studenti ogni anno, da tutto il mondo, frequentano questa rinomata scuola, ma il maggior successo è dovuto all'attività promozionale, incentrata proprio sul segno “X”, che l'attrice svolge con costanza in tutti i paesi del mondo, ivi compresa l'Italia. Il successo dell'attività di formazione è stato tale che l'attrice ha esteso la propria attività anche in altri ambiti, come l'editoria (doc. 2), gli utensili per la cucina e la pasticceria (doc. 3) e l'oggettistica in generale (doc. 4) commercializzando (anche direttamente tramite il proprio sito di e-commerce www.x.it) i prodotti a marchio “X”. Ovviamente, a tutela dei propri interessi, l'esponente si è dotata negli anni di un ingente portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, nel quale rientrano numerosissimi marchi 12 registrati 13 in tutto il mondo, tra cui, ai fini del presente giudizio, rilevano: - il marchio 14 denominativo comunitario n. .... risalente al .... ed avente ad oggetto l'espressione “X” in sé considerata - il marchio denominativo internazionale, n. ...., risalente al .... ed avente ad oggetto l'espressione “X” in sé considerata - il marchio denominativo internazionale, n. .... . risalente al ...., avente ad oggetto l'espressione “X” in sé considerata A ciò si aggiungono poi gli ulteriori segni distintivi di titolarità di parte attrice costituiti, in particolare, dalla sua attuale denominazione sociale e dal nome a dominio www.x.it (risalente quanto meno al ...) e da sempre utilizzati in connessione alle proprie attività. 2. I segni distintivi della .... hanno costituito un richiamo per gli imitatori. In particolare, per quanto specificamente riguarda la presente controversia, X ha di recente scoperto che la convenuta gestisce, all'interno del proprio hotel, un ristorante contraddistinto da un segno che imita inequivocabilmente il marchio attoreo, ricomprendendo proprio l'espressione “X”, come risulta dalle immagini riprodotte alle pagine seguenti: .... Segno utilizzato all'esterno del locale della convenuta (doc. 8) .... Segno utilizzato sui menù della convenuta (doc. 8) .... Segno utilizzato sul sito web della convenuta (doc. 8) .... Segno utilizzato nella pubblicità della convenuta (doc. 8) A ciò, si aggiunge poi l'utilizzo (quali nomi a dominio del proprio sito internet) dei segni www.x1..it e www.x2.com (formalmente intestati al Sig. ...., socio e amministratore unico della convenuta: doc. 9), che pure riprendono integralmente il marchio attoreo. La convenuta utilizza un segno distintivo completamente imitativo, tale da poter ingenerare nei consumatori la convinzione di trovarsi in uno dei ristoranti gestito dall'attrice. Attraverso indagini più approfondite si è scoperto che la controparte ha addirittura proceduto a registrare il proprio marchio contraffattorio (il marchio nazionale n. ...) avente ad oggetto il segno qui di seguito riprodotto. .... Preso atto di quanto stava accadendo e resasi conto dell'assoluta pericolosità dell'attività avversaria, l'attrice provvedeva immediatamente a diffidare la convenuta (tramite i suoi consulenti di fiducia: doc. 10), cui faceva seguito il riscontro del legale avversario (doc. 11), che, tuttavia, contestava le richieste attoree, affermando come, a suo dire, tra gli identici segni oggetto della presente vicenda non vi fosse “alcuna identità e/o somiglianza” e che, di riflesso, non vi sarebbe “alcuna confusione nei confronti dei consumatori e/o clienti, nonché .... alcun vantaggio, anche di natura economica” per la convenuta. Alla luce di ciò, quindi, all'esponente non resta altro che adire Codesto Ill.mo Tribunale, al fine di veder accertata la natura illecita della condotta avversaria ed ottenere al contempo la declaratoria di nullità o, in subordine, di decadenza del marchio,. nonché la riassegnazione dei nomi a dominio avversari. IN DIRITTO 1. La condotta della convenuta è illecita e tale profilo si coglie dalla contraffazione dei segni distintivi. Si assiste, infatti, ad una totale identità tra i segni attorei e quelli concretamente utilizzati sul mercato dall'odierna convenuta (tutti usati per prodotti/servizi dello stesso genere ed anzi pressoché corrispondenti), avendo essi ad oggetto la medesima espressione distintiva. E', invero, irrilevante l'aggiunta di una configurazione grafica da parte della convenuta, atteso che il segno utilizzato dalla convenuta interferisce con i segni dell'attrice già sulla base dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. a C.P.I. 15, ossia anche a prescindere da qualsiasi pericolo di confusione. A tal riguardo, è opportuno evidenziare che il divieto di uso di un marchio identico a quello registrato per gli stessi identici prodotti e/o servizi opera a prescindere da qualsiasi rischio di confusione, e perciò anche nel caso in cui un simile rischio possa escludersi, istituendo la norma citata una sorta di “presunzione di contraffazione” . 2. La contraffazione dei segni distintivi sussisterebbe anche sotto il profilo della confondibilità sull'origine e, quindi, ai sensi degli artt. 20, comma 1, lett. b, e 22, comma 1, C.P.I.. I segni distintivi della controparte, infatti, sono evidentemente confondibili e tali da costituire contraffazione dei segni dell' attrice, non potendo ancora una volta valere, ad escludere questa manifesta confondibilità, le minime differenze estetiche con cui l'espressione “X” viene concretamente usata dalla convenuta, posto che sotto entrambi i profili comunque l'impressione d'insieme dei segni in conflitto è assolutamente simile. Il rischio di confusione non sarebbe del resto escluso neppure per gli “avventori” che fossero consapevoli del fatto che il ristorante della controparte non fosse gestito direttamente dall'attrice. In dottrina e in giurisprudenza, infatti, è del tutto pacifico che la confondibilità sussista anche quando nella mente del pubblico possa nascere l'idea che tra il titolare del marchio ed il contraffattore dello stesso esista un rapporto di gruppo o di collaborazione. Ad accentuare il pericolo di confusione contribuisce, del resto, anche il fatto che il segno qui contestato costituisce un'evidente contraffazione non solo dei marchi dell'esponente, ma anche della sua denominazione sociale-ditta e del suo nome a dominio, che, come segni distintivi diversi dal marchio registrato, sono tutelati anche ai sensi degli artt. 1,2 e 22 del Codice della Proprietà Industriale. Lo stesso discorso vale per i nomi a dominio www.x1.it e www.x2.com, sin troppo chiaramente “ispirati” ai segni distintivi adottati dall'attrice: anche in questo caso, infatti, i due segni sono sostanzialmente identici, presentando un elemento distintivo comune ad entrambi, affiancato (in questo specifico caso) da un ulteriore elemento numerico la cui capacità di differenziazione è evidentemente del tutto insignificante agli occhi del pubblico proprio in quanto descrittiva dei servizi effettivamente offerti. La gravità della condotta si coglie dal fatto che è stato scelto un marchio che incarna il prestigio di cui l'attrice gode in tutto il mondo, rendendo inevitabile l'assimilazione dei servizi della convenuta a quelli originali di X. La notorietà ed il prestigio indiscutibile di cui i marchi di X godono presso il pubblico di riferimento (specie nel settore della formazione per l'alta cucina), rendono, infatti, senz'altro applicabile a favore di essi la protezione apprestata dalla lett. c dell'art. 20, comma 1, e dall'art. 22, comma 2, C.P.I. ai marchi che godono di rinomanza per tutte le ipotesi in cui l'uso del segno del terzo non autorizzato comporti, alternativamente, un indebito vantaggio a favore dell'utilizzatore, ovvero arrechi un pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio imitato. Inoltre, la suddetta violazione è in pari tempo idonea a pregiudicare sia la capacità distintiva dei (o meglio l'ambito di esclusiva giuridicamente garantita ai) segni in questione, sia la loro immagine e prestigio, stante l'inferiore qualità (concretantesi in una cucina di livello medio e di portata - a tutto concedere - regionale e non certo di eccellenza internazionale come da sempre promulgato dall'attrice) dei servizi offerti da controparte. Dall'accertamento del carattere contraffattorio e concorrenzialmente illecito della condotta dei convenuti deriva necessariamente l'accoglimento delle domande consequenziali proposte dall'attrice: segnatamente, la declaratoria di nullità del marchio della convenuta, la pronuncia dell'inibitoria della prosecuzione e ripetizione degli illeciti, la fissazione di una penale per ogni ulteriore violazione, l'ordine di distruzione di tutti i materiali recanti il segno illecito, la pubblicazione dell'emananda sentenza. 3. L'attrice intende altresì domandare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ad essa causato dagli illeciti di cui essi si sono resi responsabili (in particolare, sotto il profilo del danno all'immagine che l'illecita attività posta in essere dalla convenuta ha cagionato alla X, vanificando almeno una parte dei suoi investimenti in promozione del marchio e determinando disorientamento nella clientela) e alla restituzione degli utili da essa conseguiti, come previsto dall'art. 125 C.P.I. 16. Andrà, inoltre, risarcita la pesantissima diminuzione del valore dei beni immateriali dell'attrice, costituiti dai diritti violati, che l'attività contraffattoria e concorrenzialmente illecita di controparte ha cagionato a quest' ultima. Ed ancora si deve tener conto dell'approfittamento parassitario –ad opera degli odierni convenuti, che di fatto hanno messo la loro attività al traino di quella dell'attrice - degli investimenti promozionali svolti dall'attrice, approfittamento che ha causato un'ingente perdita di valore degli stessi, vanificandone l'efficacia. Sarà dovuto all'attrice anche il risarcimento del danno morale, come pure è oggi espressamente previsto dall'art. 125 C.P.I., e ciò tanto più in quanto la contraffazione di marchio e di altri segni distintivi costituisce anche reato Infine, andranno rimborsate a X, le spese vive sostenute per fronteggiare (e prima ancora per scoprire) la contraffazione posta in essere dalla convenuta. Per quantificare tutti questi diversi profili di danno, l'esponente chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia procedere, occorrendo, con valutazione equitativa 17, ferma restando l'opportunità di procedere alla quantificazione di essi (e degli utili del contraffattore 18) mediante una consulenza tecnica contabile, da affidare ad un consulente (o a un collegio di consulenti) con specifica esperienza nel settore e con competenze sia aziendalistiche, sia di marketing. A tal fine dovrà naturalmente essere disposta la descrizione o, in subordine, ordinata l'esibizione delle scritture contabili dei convenuti e della relativa documentazione bancaria, finanziaria e commerciale, come previsto dagli artt. 128 e 121, commi 2 e 2-bis, C.P.I.. In ultimo, agli importi risultanti dovranno sommarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sino alla data dell'effettivo pagamento. Per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che, occorrendo, verranno illustrate in corso di causa, l'attrice rappresentata e difesa come specificato in epigrafe CITA - ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in .... (P.I. ....) 19, nonché - il Sig. ..., nato a .... il .... e residente in .... (C.F. ....) a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... , ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, AVVERTE il convenuto che:
per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa i convenuti si sono resi responsabili di contraffazione di marchi registrati, nome a dominio e di denominazione sociale-ditta, nonché di atti di concorrenza sleale 20 ai danni dell'attrice, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e segnatamente l'offerta, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche sulla rete Internet, di prodotti e/o servizi contraddistinti dal segno “X” o, comunque, di segni eguali o simili a quelli dell'attrice, ordinando ai convenuti medesimi il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti/servizi recanti tali segni distintivi; 2) disporre il trasferimento definitivo dei nomi a dominio www....it e www....com in favore dell'attrice; 3) accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, la decadenza del marchio italiano n. .... registrato in data ....; 4) ordinare la distruzione, a spese dei convenuti e sotto il controllo dell'attrice, dei prodotti/servizi recanti i segni contraffattorî, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti i segni contraffattorî; 5) condannare i convenuti a risarcire alle attrici i danni, patiti e patiendi, cagionati all'attrice con gli illeciti di cui al precedente punto 1), compresi i danni morali, nonché alla reversione degli utili, con ricorso, occorrendo, alla liquidazione in via equitativa; 6) fissare una somma dovuta dai convenuti per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza e, segnatamente, per ogni ulteriore bene/servizio che venga da essi prodotto, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti sui segni distintivi dell'attrice e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza; 7) disporre la pubblicazione 21> della sentenza, a spese dei convenuti ed a cura dell'attrice, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani .... e ........, nonché sulla home-page del sito internet dei convenuti, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale. IN VIA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA 8) Disporre, occorrendo, la descrizione o, in subordine, l'esibizione, exartt. 121 e 121-bis C.P.I., delle scritture contabili, tra cui i registri IVA, gli scontrini, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, nonché di tutta la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa ai prodotti/servizi contestati in possesso dei convenuti, e, più in generale, di qualsiasi documento da essi detenuto da cui risultino, da un lato, l'esatta misura anche quantitativa della contraffazione (rilevante ai fini del risarcimento del danno) e, dall'altro, i nominativi degli eventuali ulteriori soggetti implicati, a monte o a valle, nell'attività di cui al precedente punto 1), autorizzando un rappresentante dell'attrice, un tecnico di sua fiducia ed i suoi difensori ad assistere alle operazioni di descrizione; 9) disporre, occorrendo, consulenza tecnica contabile diretta a determinare i mancati profitti dell'attrice e gli utili realizzati dai convenuti per effetto dell'attività contraffattoria e a determinare – occorrendo, con l'ausilio di un esperto di marketing – il danno all'immagine subito dall'attrice e dai suoi marchi a seguito degli illeciti di cui al precedente punto 1). IN OGNI CASO 10) Condannare i convenuti a rifondere all'attrice compenso professionale e spese, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, e produzione documentale, nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte, ove ammesse. Agli effetti della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Si richiede, inoltre, di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax .... Si producono i seguenti documenti: A) Copia autentica della procura generale conferita dall'attrice. 1) Estratto sito www....edu relativo alla sede di ..; 2) Estratto relativo al settore dell'editoria; 3) Estratto relativo al settore degli utensili; 4) Estratto relativo al settore “Accessori”; 5) Marchio comunitario n. ....; 6) Marchio internazionale ....; 7) Marchio internazionale ....; 8) Materiale acquisito nel corso di un sopralluogo presso il ristorante della convenuta; 9) Estratto sito internet ....; 10) Marchio italiano n. ....; 11) Diffida studio ....; Luogo e data.... Firma Avv........ PROCURA AD LITEM Io sottoscritto ...., nato a .... il ...., C.F. ...., residente a ...., in via ...., informato, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, oltre che ai sensi del d.l. n. 134/2014 – conv. nella l. n. 162/2014 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistito da uno o più avvocati, nonché in ordine alla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 56/2004 e successive modifiche, nonché in ordine al trattamento dei propri dati personali e sensibili, dei propri diritti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, La delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi, sia in fase stragiudiziale che in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di suo eventuale appello, riassunzione, nonché per l'esecuzione ed eventuale opposizione alla stessa, concedendoLe le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di conciliare e transigere, incassare e quietanziare, rinunziare sia agli atti del giudizio che all'azione, farla sostituire ed anche chiamare in causa e/o garanzia eventuali terzi responsabili, e di svolgere, nei loro confronti, domanda di garanzia, domanda riconvenzionale ed anche di risarcimento, nonché a conferire altresì, in proprio nome e per proprio conto, incarichi di consulenze, dichiarando, sin da ora, rato e fermo il Suo operato. Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Eleggo domicilio presso il Suo studio in ...., via .... n. .... Ratifico sin d'ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013. Luogo e data...... Sig.... Per autentica Firma Avv. ... [1] [1] La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale di cui al d.lgs. n. 168/2003 ed il giudice del lavoro implica l'insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari attesa la mancata istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto, realizzandosi, diversamente, una asimmetria del sistema tra l'ipotesi in cui la declaratoria di competenza sia emessa nell'ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero, per contro, sia invece istituita, sicché solo nel primo caso, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., sarebbe proponibile dalla parte il rimedio del regolamento di competenza (Cass. VI, n. 15619/2015). Peraltro, la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il tribunale, ovvero a bello stesso tribunale in composizione ordinaria, è di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario (Cass. VI, n. 24656/2011). [2] [2] Per determinare il giudice territorialmente competente, nel caso di specie, si considera la sede della convenuta e dove è stato domiciliato il marchio avversario. In tale causa trova applicazione l'art. 10 del d.lgs. n. 145/2013, poi convertito nella legge n. 9/2014, il quale stabilisce quale Tribunale sia inderogabilmente competente nelle cause in materia di proprietà industriale nelle quali “è parte...una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero”. In particolare, l'articolo indica la sezione specializzata competente in materia di impresa, a seconda degli uffici giudiziari ricompresi nei vari distretti. La competenza funzionale delle Sezioni Specializzate (d.lgs. n. 168/2003) è prevista per marchi, brevetti, modelli e disegni; diritto d'autore; concorrenza sleale, per le sole fattispecie interferenti con la tutela della proprietà intellettuale (Trib. Milano 16 gennaio 2006). [3] [3] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111). [4] [4] Quando attore o convenuto sia “una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio”: art. 163, comma 3, n. 2. [5] [5] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [6] [6] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.. [7] [7] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». [8] [8] La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.”. Solitamente la procura è rilasciata a margine o in calce all'atto di citazione. Se è conferita con atto notarile, il medesimo va allegato all'atto. L'art. 125, comma 2, prevede la possibilità che la procura al difensore dell'attore sia rilasciata in data posteriore alla notificazione, purchè prima della costituzione in giudizio. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [9] [9] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. [10] [10] L'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale adito è obbligatoria: essa individua il luogo legale ove effettuare le comunicazioni e notificazioni inerenti al processo: artt. 165 e 170 c.p.c. [11] [11] Nome del marchio di fantasia. [12] [12] L'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale (Cass. I, n. 9617/1998) [13] [13] Secondo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, la colpa del contraffattore si presume quando oggetto della contraffazione sia un marchio registrato, che è sottoposto ad un regime di pubblicità legale. [14] [14] Marchio. Art. 7 CPI - Oggetto di registrazione come marchio d'impresa: - i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente (le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche); - requisito per ottenere la tutela: purché consentano di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese – cd. funzione distintiva. [15] [15] Il Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. [16] [16] L'art. 125 CPI richiama, in primo luogo, quale regola di riferimento per la liquidazione del danno, le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227 c.c., mutuando la disciplina della pretesa risarcitoria dalla disciplina civilistica. Pertanto, il risarcimento comprende, oltre alla voce del lucro cessante, anche il danno emergente, sicché le perdite opportunamente provate dal titolare della privativa andranno risarcite ove risultino conseguenza immediata e diretta della condotta illecita (art. 1223 c.c.). Il legislatore, con l'art. 125, comma 1, C.P.I., statuisce che il risarcimento del danno è liquidato dal giudice tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, tra i quali colloca la voce dei “benefici realizzati dall'autore della violazione”. Al riguardo, la prevalente dottrina si trova sostanzialmente concorde nel ritenere che, così facendo, il legislatore abbia voluto includere la voce degli utili del contraffattore nel circuito logico di quantificazione del danno. Secondo parte della giurisprudenza, “i benefici realizzati dall'autore della violazione” assumerebbero la funzione di utile criterio di riferimento nella valutazione del lucro cessante, trattandosi di un indice presuntivo delle potenzialità di guadagno sottratte alla parte lesa [17] [17] Se il preciso ammontare del danno non può essere provato in alcun modo dalla parte, il giudice potrà fare ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.. Il giudicante, su richiesta della parte lesa, potrà effettuare la liquidazione «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano». [18] [18] E' ragionevole pensare che la restituzione degli utili è sanzione diversa dal risarcimento, stando alla rubrica titolata “risarcimento e restituzione” in cui l'art.125 c.p.i. è stato inserito. Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili si fondano su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato, dei profitti conseguiti attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata. [19] [19] Ai sensi dell'art. 12 della direttiva n. 2000/31, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale che subisca la violazione dei propri diritti in rete non può chiedere al fornitore di accesso a una rete di comunicazione un risarcimento se il servizio è stato utilizzato da terzi allo scopo di porre in essere violazioni, in ragione dell'assenza di responsabilità da parte di chi si limita a fornire l'accesso alla rete, qualora: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Tuttavia, le norme della direttiva 2000/31 non impediscono la possibilità di formulare domanda volta all'ottenimento di un'inibitoria avente a oggetto la prosecuzione della violazione, eventualmente chiedendo l'adozione di misure di autenticazione dell'utente (CGUE III, n. 484/2016). [20] [20] In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale o intellettuale, sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pure, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (Cass. VI, n. 24418/2013). [21] [21] Art. 166, r.d. n. 633/1941: “Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente”. La pubblicazione assolve ad una duplice funzione: riparatoria o risarcitoria (degli effetti dannosi derivanti dall'illecito) e preventiva (tendente ad escludere l'ulteriore prorogarsi o il verificarsi di nuovi effetti dannosi). CommentoFondamento Il diritto d'autore è tutelato a vari livelli normativi: vi sono la Convenzione di Berna del 1886, ratificata dall'Italia con l. n. 399/1978, la Direttiva comunitaria Copyright - direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e la l. n. 633/1941; in ambito industriale. Inoltre, la materia è stata codificata nel 2005 con il CPI - Codice della Proprietà Industriale -, introdotto con il d.lgs. n. 30/2005. Nell'ambito di questi testi normativi, è previsto anche il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale; in particolare, negli artt. 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale, 125 CPI (d.lgs.30/2005) e 158 LDA (l. n. 633/1941). Va evidenziato che gli artt. 1 §1, 2 §.1 lett. B e 6 §.1 direttiva 2006/115/Ce, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata. Il diritto dell'Ue, e in particolare l'art. 6 devono essere interpretati nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l'applicazione di questa norma alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell'Ue da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell'art. 4 §.2 direttiva 2001/29/Ce (armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione). L'art. 6 poi osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale, qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale (CGUE, III, n. 174/2016). Il danno cd. da annacquamento La dottrina ha elaborato, come parte del danno emergente, il danno da annacquamento (o svilimento) del diritto. Tale figura ha riscosso un certo favore anche in ambito giurisprudenziale, tanto che si sta sempre più affermando l'orientamento tendente a riconoscere il risarcimento del danno da annacquamento (o svilimento o dilution) del marchio. In particolare, quest'ultimo è da liquidarsi nel caso di marchio notorio. Secondo parte della giurisprudenza, inoltre, il danno da annacquamento, che è autonomo rispetto ai mancati profitti, deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, soprattutto nei casi di marchio notorio (che potrebbe non subire contrazione nelle vendite). Per calcolare tale danno, comunque, si possono utilizzare criteri utili, unendo valutazioni di tipo finanziario, basate sull'attualizzazione dei flussi differenziali prodotti dal marchio oggetto di valutazione, a valutazione di tipo qualitativo, legate alla determinazione della forza del brand. Infine, il fenomeno della dilution non sembra confinato ai segni distintivi, per la perdita di valore attrattivo. Ad esempio, la contraffazione malamente effettuata di un brevetto farmaceutico, potenzialmente idonea distruggere la fiducia del pubblico nel farmaco contraffatto, può costituire danno da annacquamento. Riguardo alle spese di pubblicità ricostruttiva, necessaria per combattere l'annacquamento del marchio, possono essere liquidate nel 10% del fatturato relativo alle spese di pubblicità, o, in alternativa, si può scegliere una stima totalmente equitativa in una somma fissa. La retroversione degli utili La cosiddetta retroversione degli utili è un altro criterio fondamentalmente equitativo previsto dall'articolo 125, comma terzo, CPI. Si tratta di un autonomo meccanismo risarcitorio e indennitario, previsto in alternativa con il risarcimento del danno, con riferimento solo al lucro cessante, perché, per quanto concerne il danno emergente, esso per coerenza di sistema e a salvaguardia della funzione dissuasiva della nuova misura, dovrebbe essere ritenuto cumulabile con la retroversione degli utili. Secondo tale meccanismo, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della contraffazione avviene in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento. La ratio di questa regola è semplice: in certi casi, infatti, il contraffattore è un operatore più efficiente del titolare e riesce a realizzare un volume di vendite maggiore di quello che avrebbe realizzato il titolare; in siffatta evenienza, se si limita il danno risarcibile al mancato utile del titolare, l'operazione potrebbe chiudersi con un forte saldo attivo per il contraffattore. D'altra parte, in altri casi il titolare potrebbe non risentire alcuna contrazione di vendite, nonostante la contraffazione. Ciò accade quando il contraffattore occupa un mercato diverso o quando il contraffattore, grazie alle spese pubblicitarie, fa crescere le vendite anche del titolare. In queste ipotesi, se si limita il danno al mancato utile, si viene a negare ogni risarcimento (danno emergente a parte), perché il titolare del diritto leso non ha subito alcuna contrazione di vendite. Per evitare, però, che l'attribuzione degli utili del contraffattore operi in termini ingiustificatamente premiali per il titolare, occorre identificare esattamente gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire: non tutti gli utili, cioè, che egli ha realizzato con la commercializzazione e vendita di un certo prodotto, ma solo quelli ottenuti con l'attività contraffattoria. In ipotesi di contraffazione di brevetto che copre un prodotto nuovo, l'attività illecita è, appunto, la produzione e commercializzazione di quel prodotto; e quindi gli utili restituendi saranno tutti quelli realizzati dal contraffattore con la produzione e vendita di quel prodotto. Nel caso, invece, di contraffazione di un marchio speciale, l'attività illecita non è la produzione e commercializzazione di un certo prodotto, ma solo l'uso di un determinato marchio per certi prodotti. In questa ipotesi gli utili restituendi saranno non tutti gli utili realizzati dal contraffattore con la produzione e vendita di prodotti, ma solo quella parte degli utili che può essere imputata alla contraffazione, cioè alla apposizione di quel marchio. Rimarranno al contraffattore, invece, tutti gli utili che egli comunque avrebbe realizzato vendendo quel prodotto con altro marchio non contraffattorio. Danno non patrimoniale Nell'ambito del danno emergente va anche ricompreso il danno non patrimoniale, che viene ormai pacificamente ricompreso nel novero dell'art. 2059 c.c. Il danno morale è, inoltre, specificamente previsto dall'art. 125, comma 1, CPI, che non fa distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche. Un tipico danno non patrimoniale è il danno all'immagine o alla reputazione commerciale: esso può essere risarcito anche a una persona giuridica allorquando sia lesa la sua buona immagine e la sua buona considerazione, sotto il profilo sia della diminuzione della stima da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca, sia della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire dell'ente. Queste conseguenze sono state ravvisate nella materia della proprietà industriale, ad esempio, nel caso di vendita di prodotti contraffatti ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal legittimo titolare, o laddove i prodotti siano qualitativamente inferiori. La valutazione richiede una adeguata motivazione che eviti qualunque automatismo nel calcolo e sia parametrata alle caratteristiche oggettive della condotta riprovata, quali la gravità, la sistematicità, la pericolosità, l'intensità del dolo o la gravità della colpa, l'ingiustificato arricchimento. Cass. I, n. 16940/2016, ha statuito che la lesione del diritto morale d'autore può dar luogo anche ad un pregiudizio di carattere patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento dell'opera nel caso in cui, ad esempio, la deformazione, mutilazione o altra modificazione di una determinata opera d'arte, incidendo negativamente sul prestigio dell'autore, renda meno appetibili al mercato altre sue opere, così da pregiudicare la sfera patrimoniale del soggetto. |
