Contratto di licenza di marchioInquadramentoCon il contratto di licenza di marchio una parte (detta licenziante) attribuisce all'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare un marchio a fronte del pagamento di un prezzo, che può consistere nell'obbligo di pagare un compenso fisso, nel pagamento di royalties generalmente commisurate al fatturato oppure entrambi. La licenza di marchio si distingue dalla cessione di marchio perché, attraverso la prima, il titolare del marchio (c.d. licenziante) non trasferisce la titolarità al licenziatario, ma si limita ad autorizzarlo a fare uso del marchio stesso. La licenza di marchio può riguardare soltanto una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (v. art. 23, comma 1 d. lgs. 30/2005 e art. 2573, comma 1 c.c.) e potrebbe inoltre essere limitata ad un ambito territoriale più o meno esteso (art. 23, comma 2). Possono costituire oggetto di licenza di marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Formulacontratto di licenza di marchio Tra: - Il Sig. ... , nato a ... il ... (c.f. ... ) residente a ... in via ... n. ... , - anche denominato “Licenziante” - e - la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , P.IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , c.f. ... , - anche denominata “Licenziataria” - PREMESSO CHE A) La parte Licenziante ha la piena proprietà del marchio denominato ... con riferimento alle classi merceologiche ... ed avente ad oggetto ... , registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di ... al n. ... , a seguito alla domanda presentata il ... (di seguito denominato “il Marchio”); B) la Licenziataria è un'impresa che intenderebbe utilizzare il Marchio della parte Licenziante per contraddistinguere i propri prodotti/servizi, utilizzandone anche la notorietà a fini commerciali, soltanto per il paese Italia ed in particolare per apporlo ... ; C) la Licenziante non ha ancora concesso alcuna licenza con riferimento a tale marchio ed è disponibile a concedere la licenza di utilizzo del Marchio nel territorio italiano secondo le modalità e condizioni di seguito indicate. Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue 1. Oggetto del contratto La Licenziante concede alla Licenziataria, la quale accetta, la licenza per l'utilizzazione del Marchio identificato in premessa e all'Allegato A del presente contratto, per contraddistinguere i prodotti e/o le attività descritte in premessa al punto B e relative a ... , a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. 2. Territorio La licenza è concessa per il territorio italiano. 3. Diritti di esclusiva La licenza non è concessa in esclusiva alla Licenziataria.
le parti potrebbero pattuire un diritto di esclusiva, come suggerito di seguito: “La licenza è concessa in esclusiva alla Licenziataria, anche se con riserva in favore della Licenziante del diritto d'uso del marchio”.
4. Divieto di cessione di licenza. Sub-licenza. La presente licenza deve intendersi come assolutamente non cedibile, bensì solo sublicenziabile ai sublicenziatari che verranno autonomamente individuati e scelti dalla Licenziataria.
le parti potrebbero concordare il divieto di sub-licenza del Marchio, come segue: “La Licenziataria non potrà né cedere la licenza né concedere sublicenze senza il preventivo consenso scritto del Licenziante”.
5. Modalità d'uso del marchio. Divieto di registrazione di marchi simili o identici 5.1. I prodotti/servizi che saranno contraddistinti con il marchio oggetto della licenza, dovranno avere le seguenti caratteristiche: - ... - ... - ... 5.2. La Licenziataria dovrà utilizzare il Marchio per i prodotti e/o servizi oggetto della Licenza, e non potrà usare il Marchio in relazione a prodotti e/o servizi diversi da quelli previsti nel presente contratto. 5.3. La Licenziataria non potrà usare il Marchio parzialmente o con modifiche ma sempre nella sua interezza, come risultante dal certificato di registrazione e dovrà utilizzarlo sempre affiancato al proprio marchio e/o alla propria ragione sociale, restando inteso che il Marchio dovrà essere posizionato in maniera distinta e distante da eventuali altri marchi di terzi. 5.4. La Licenziataria si obbliga a non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al Marchio 1 . 5.5. I prodotti su cui verrà apposto il Marchio dalla Licenziataria dovranno osservare i requisiti minimi di livello qualitativo stabiliti dalla normativa vigente nonché gli standard di qualità adottati nel settore di riferimento. 5.6. Qualora i suddetti prodotti e/o i servizi non dovessero essere conformi alla normativa vigente ed agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento e/o alle modalità d'uso del Marchio, la Licenziataria dovrà astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, dovrà ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato. 5.7. La Licenziataria in ogni caso si impegna, nell'uso del Marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto o omissione che potrebbe danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio. 6. Controlli Il Licenziante ha diritto di effettuare verifiche della qualità dei prodotti e/o servizi offerti, anche mediante controlli su campioni forniti direttamente dalla Licenziataria o messi a disposizione del Licenziante per finalità di verifica, e la Licenziataria non si opporrà ad eventuali ispezioni presso i locali di produzione e di stoccaggio dei prodotti, con l'intesa che le eventuali partite di prodotti che dovessero risultare non conformi agli standard qualitativi prefissati non potranno essere commercializzate dalla Licenziataria, laddove richiesto dal Licenziante. 7. Corrispettivo Il corrispettivo per la licenza è fissato in € ... , a cui dovrà aggiungersi il ... % sul fatturato dei prodotti venduti.
le parti potrebbero prevedere un pagamento soltanto tramite royalties, senza alcun compenso fisso: “La Licenziataria si obbliga a corrispondere per tutti i prodotti venduti su licenza una royalty del ... % sul prezzo fatturato ai propri clienti, dedotti gli sconti e le tasse sulle vendite che sarà versata. Il diritto alle royalties maturerà alla data della fattura che la Licenziataria emetterà al proprio cliente”.
8. Controlli contabilità Licenziataria Il Licenziante ha diritto di effettuare verifiche in ogni momento, tramite professionisti di fiducia, in ordine alla situazione contabile della Licenziataria e relativamente ai volumi di vendite realmente effettuati da quest'ultima. 9. Cessazione dal contratto per qualsiasi causa Al termine, per qualsiasi causa, del presente contratto, la Licenziataria dovrà interrompere tempestivamente l'apposizione del marchio sui prodotti, provvedendo a smaltire al più presto i prodotti già marchiati. Dovrà inoltre sollecitamente provvedere all'eliminazione di ogni riferimento al marchio oggetto della licenza presso la propria sede/stabilimento, carta intestata, documenti, etc. 10. Obblighi e garanzie del Licenziante 10.1. Il Licenziante si obbliga a mantenere in vita il Marchio oggetto di licenza e a garantire la validità dello stesso, con l'intesa che in caso di dichiarazione di nullità del Marchio medesimo, il contratto si intenderà cessato dal momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza di nullità. 10.2. In caso di nullità parziale, tuttavia, non sarà pregiudicata la validità del presente contratto ma ciò comporterà solo una revisione, da concordarsi tra le parti, della remunerazione di cui all'art. 7. 10.3. Le royalties già corrisposte o maturate a favore del Licenziante, nel periodo di utilizzo del brevetto sino alla data della dichiarazione di nullità, rimarranno validamente riscosse o maturate. 11. Esonero di responsabilità Il Licenziante si impegna a manlevare la Licenziataria e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da, o in qualsiasi modo collegati, a pretese o contestazioni di soggetti terzi relative alla titolarità e ai diritti di sfruttamento economico del Marchio. 12. Tutela del Marchio nel caso di violazioni e contraffazioni 12.1. La Licenziataria sarà tenuta ad informare tempestivamente la Licenziante di qualsiasi presunta violazione, contraffazione o falsificazione del marchio licenziato nonché di eventuali atti di concorrenza sleale compiuti da terzi nel territorio. 12.2. Laddove le usuali azioni di difesa stragiudiziale (diffida ecc.) non dovessero risultare sufficienti a far cessare l'illecito, il Licenziante e la Licenziataria si accorderanno sui passi da intraprendere, restando inteso che la decisione finale circa le azioni da promuovere spetterà in ogni caso alla Licenziante che dovrà sostenere le relative spese legali. 13. Durata del contratto Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà la durata di ... anni.
le parti potrebbero concordare una clausola di rinnovo tacito del contratto, come segue: “Il contratto si intenderà poi tacitamente rinnovato per un periodo di ... anni qualora una delle parti contraenti non abbia dato all'altra una disdetta scritta a mezzo raccomandata a/r, ricevuta almeno sei mesi prima della data di originaria scadenza o di quella successivamente prorogata”.
14. Clausola compromissoria Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di ... mediante arbitrato ... , la quale sarà composta da da n. ... arbitri, nominati in conformità al Regolamento della stessa Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. 15. Spese di trascrizione del contratto Tutte le spese, anche inerenti alle pratiche per l'eventuale trascrizione del presente atto presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, saranno a carico della Licenziataria. 16. Tutela della privacy Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d. lgs. n. 196/2003 e al regolamento europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data ... Firma il Licenziante ... Firma la Licenziataria ... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 3 (Diritti di esclusiva); art. 4 (Divieto di sub-licenza); art. 5.4 (Divieto di registrazione di marchi simili o identici); art. 11 (Esonero di responsabilità); art. 14 (Clausola compromissoria). Firma il Licenziante ... Firma la Licenziataria ... [1] 1. La distinzione tra marchi forti e marchi deboli consente di rilevare se un dato marchio possiede o meno la capacità distintiva necessaria per evitare di essere confuso con altri marchi. La più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il marchio complesso, il quale consiste nella combinazione di più elementi ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento; quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, per cui i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione. (Trib. Roma sez. imprese, 15 luglio 2020; Cass. I, n. 8942/2020; Cass., n. 739/2020; Cass. I, n. 6385/2019; Cass. I, n. 9769/2018; Cass. n. 5099/2014; Cass. n. 1249/2013; Cass. n. 26420/2010; Cass. n. 10071/2008). CommentoPer proprietà industriale si intende l'insieme dei diritti esclusivi di cui sia titolare una persona fisica o giuridica rispetto ad invenzioni, marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche. Nonostante siano regolamentati dalle rispettive legislazioni nazionali, i diritti di proprietà industriale sono disciplinati anche dalla legislazione dell'Unione europea e da convenzioni internazionali. I contratti tipici della proprietà industriale riguardano la cessione e la licenza di brevetti, di marchi e di know-how e talvolta sono preceduti da un accordo di riservatezza, a tutela del carattere segreto delle informazioni scambiate dalle parti durante le trattative. Il marchio può essere costituito da tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (v. art. 7 del d.lgs. n. 30/2005). La sua disciplina normativa è contenuta, a livello nazionale, negli artt. 98 ss. del d.lgs. n. 30/2005, negli artt. 2569 ss. c.c. In ogni caso, il marchio, per essere tale, deve possedere il carattere della novità (art. 12) e della capacità distintiva (art. 13). A livello classificatorio è possibile distinguere: 1) il marchio di fabbrica e di commercio, a seconda dell'attività svolta; 2) i marchi generali o speciali, che vengono impiegati per differenziare i prodotti dell'impresa; 3) i marchi forti e i marchi deboli, a seconda della capacità distintiva. La distinzione tra marchi forti e marchi deboli consente di rilevare se un dato marchio possiede o meno la capacità distintiva necessaria a evitare la confusione con altri marchi. La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di fare chiarezza sul punto, rilevando in sostanza “che il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile (pur essendone, generalmente, la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio), non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento; quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione. Ai marchi complessi si contrappongono i marchi d'insieme, nei quali la capacità distintiva ricorre non nei singoli, differenti elementi che li costituiscono, i quali singolarmente considerati non sono neppure idonei a distinguere, ma nella loro combinazione” (Trib. Roma XVII, n. 16508/2020; Trib. Torino, n. 3465/2020;Trib. Roma sez. imprese, 15 luglio 2020; Cass. I, n. 8942/2020; Cass., n. 739/2020; Cass. I, n. 6385/2019;Cass. I, n. 9769/2018; Cass. n. 5099/2014; Cass. n. 1249/2013; Cass. n. 26420/2010; Cass. n. 10071/2008). Non esiste un obbligo generale di registrazione del marchio, trattandosi di una scelta facoltativa dell'imprenditore. L'art. 2569 c.c., a questo proposito, illustra gli effetti della registrazione del marchio, stabilendo che colui che abbia registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, idoneo a distinguere prodotti o servizi, ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, mentre chi ha fatto uso di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto), ai sensi del successivo art. 2571 c.c., ha facoltà di continuare a farne uso e di ottenere la nullità della registrazione altrui (Cass. I, n. 14925/2019). La registrazione del marchio, ai sensi dell'art. 20 c.p.i. e dell'art. 2569 c.c., conferisce al titolare del marchio la facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di utilizzare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi affini a quello per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (si veda, ex plurimis, Cass. I, n. 27217/2021 e, da ultimo, Cass. I, n. 21738/2023).). Detta registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo ad un regime speciale di nullità e decadenza (art. 2, comma 5 c.p.i.). Un marchio, infatti, è nullo quando manca di capacità distintiva (per un esempio si veda da ultimo Cass. I, n. 53/2022) e dei requisiti prescritti dalla legge per la sua registrabilità (in tal caso si parla di nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse), ovvero perché confliggente con diritti anteriori di terzi (qui si parla invece di nullità relativa, la quale può essere fatta valere dai titolari dei diritti anteriori confliggenti). A pronunciare della nullità del marchio è competente, in linea generale, l'EUIPO, ovvero l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, ma la Corte di Giustizia UE X, n. 654/2021, ha affermato anche la competenza del tribunali dei marchi dell'Unione europea, dinanzi ai quali la domanda potrebbe essere proposta in via riconvenzionale. Per quanto concerne, poi, il regime speciale di decadenza del marchio, si prevede che il marchio può essere soggetto a decadenza per i seguenti motivi: A) per volgarizzazione, ossia quando il marchio è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la sua capacità distintiva; B) per illiceità sopravvenuta cioè: - se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico (per una applicazione si veda Cass. I, n. 20269/2022); - se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume - per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo. C) per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione (termine variabile a seconda del Paese in cui il marchio è registrato) o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni (termine variabile a seconda dello Stato di registrazione del marchio), salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo (sul punto si veda CGUE V, n. 622/2020). Ai sensi dell'art. 15 c.p.i., la registrazione del marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e può essere rinnovata per altri dieci anni, restando inteso che essa vale soltanto per i prodotti ed i servizi indicati al momento della registrazione. La registrazione del marchio può essere effettuata a livello nazionale, comunitario o internazionale e a seconda della registrazione effettuata muta ovviamente la disciplina giuridiche applicabile. Si osservi, infine, che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato la sussistenza di un divieto di registrazione in mala fede, con conseguente nullità del marchio registrato, quando: a) la registrazione è effettuata nella consapevolezza del fatto che altri erano in procinto di registrarlo, rilevando al riguardo, sotto il profilo probatorio, i rapporti privilegiati tra il registrante (ad es. lavoratore subordinato o agente) e il danneggiato, qualora il primo abbia approfittato delle conoscenze così acquisite; b) si tratta di segno oggetto di preuso non puramente locale da parte di terzi, la cui notorietà sia in fieri (in proposito, di recente, Trib. Milano sez. impr., n. 2622/2021); c) la registrazione è effettuata al solo scopo di impedire che un terzo entri nel mercato; d) si tratta di un marchio dismesso dal titolare originario, che però abbia conservato una residua notorietà, mentre di per sé non è in mala fede la nuova registrazione di un marchio di cui quella effettuata da terzi sia scaduta e non sia stata rinnovata (in una recente pronuncia la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità per registrazione in mala fede del marchio di un'emittente radiofonica, ormai scaduto, solo in ragione delle trattative intercorse tra il registrante originario, ormai decaduto, e il concorrente che ha effettuato la nuova registrazione; v. Cass. I, n. 10390/2018). Con il contratto di licenza di marchio, oggetto della formula che precede, una parte (detta licenziante) attribuisce all'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare un marchio a fronte del pagamento di un prezzo che può consistere nell'obbligo di pagare un compenso fisso, un corrispettivo in royalties, ovvero entrambi. Dunque con la licenza di marchio il proprietario mantiene la titolarità del suo marchio, ma cede a terzi il diritto di utilizzarlo. La licenza di marchio, la quale trova i propri presupposti normativi nell'art. 23 d.lgs. n. 30/2005 e nell'art. 2573 c.c., può essere concessa o meno in esclusiva, ma in quest'ultimo caso il licenziatario è tenuto ad utilizzare il marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio ovvero prestati nel territorio dello Stato, con lo stesso marchio, dal titolare o da altri licenziatari (art. 23, comma 2). Essa può riguardare soltanto una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (v. art. 23, comma 1 e art. 25, comma 1 c.c.) e potrebbe inoltre essere limitata ad un ambito territoriale più o meno esteso (art. 23, comma 2). Possono costituire oggetto di licenza di marchio, tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. La giurisprudenza, in tema di forma del contratto di licenza di marchio, ha chiarito che “il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto per fatti concludenti; la prova di tale negozio può essere quindi raggiunta anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso” (Trib. Milano 29 marzo 2016, n. 3925). La licenza di marchio può essere concessa in esclusiva, sebbene generalmente il licenziante si riservi il diritto di fabbricare, utilizzare e vendere o disporre altrimenti dei prodotti oggetto della licenza. Talvolta, inoltre, le parti possono pattuire il divieto sia di cessione del contratto che di sub-licenza in favore di terzi. Con riferimento alle condizioni di esercizio del marchio in caso di contitolarità, di recente la Corte di Giustizia, sez. X, con la pronuncia n. 686/2023, ha chiarito che il regolamento n. 40/94/CE, pur riconoscendo la comproprietà di un marchio dell'Unione europea, non contiene alcuna disposizione circa le condizioni di esercizio dei diritti relativi al marchio. Dall'art. 16, par. 1, del citato regolamento si evince però che il marchio dell'Unione europea, in quanto oggetto di proprietà, è assimilato a un marchio nazionale registrato nello Stato membro secondo le norme stabilite in detto articolo. Ne consegue che, in assenza di disposizioni di tale regolamento che disciplinino le modalità di adozione, da parte dei contitolari di un marchio dell'Unione europea, della decisione di concedere una licenza d'uso di quest'ultimo o di recedere dal relativo contratto, dette modalità sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro. I prodotti sui quali è apposto il marchio oggetto di licenza devono rispettare certi requisiti tecnici e standard di qualità, considerato l'evidente interesse del licenziante in proposito. Per tale ragione il licenziante si assicura spesso il diritto di effettuare verifiche della qualità dei prodotti, anche mediante controlli su campioni forniti direttamente dalla parte licenziataria, ovvero messi a disposizione del licenziante per finalità di verifica. È peraltro frequente che al licenziante sia attribuito il diritto di effettuare verifiche circa la situazione contabile della licenziataria, in particolare in ordine ai volumi di vendite realmente effettuati da quest'ultima, soprattutto quando il corrispettivo pattuito sia commisurato al volume delle vendite del licenziatario. Spesso le parti contraenti individuano le ipotesi che determinano la cessazione del rapporto. In caso di recesso di una delle parti, viene generalmente pattuito che il licenziatario cessi immediatamente la commercializzazione del prodotto, fermo comunque il suo diritto di vendita dei prodotti in giacenza e di esecuzione degli ordini ricevuti. Il licenziante, in ogni caso, dovrà mantenere in vita il marchio oggetto di licenza e garantire la validità dello stesso, con l'intesa che in caso di dichiarazione di nullità del medesimo, il contratto si intenderà cessato dal momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza di nullità. In caso di nullità parziale del contratto, invece, le parti potrebbero concordare di far salvo il contratto, sancendo soltanto l'obbligo di concordare la revisione del corrispettivo pattuito in precedenza. Profili fiscali I canoni corrisposti per la concessione della licenza di un marchio rilevano per l'impresa concessionaria come costi, la cui deducibilità deve avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 103 d.P.R. n. 916/1987, per ogni esercizio, entro un limite massimo di 1/18 del costo, ferma la possibilità, quindi, che l'ammortamento sia più lungo. La l. n. 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2015) ha istituito un nuovo regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dalla concessione o dall'utilizzo diretto di beni immateriali (opere dell'ingegno, marchi, brevetti), da parte di società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparate (art. 1, commi 37-45). Tale regime opera a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. L'opzione ha validità per cinque esercizi, è irrevocabile ed è esercitabile da tutti i titolari di reddito d'impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali), comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri che risiedano in Paesi con i quali è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell'attività d'impresa, il reddito figurativo derivante da tali beni è agevolabile (nei medesimi termini previsti nell'ipotesi di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. Per la determinazione di tale valore è richiesta l'attivazione di una procedura di ruling di standard internazionale, ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 269/2003. Tale procedura va attivata anche ove i redditi derivanti dalla concessione in uso di marchi e brevetti, o le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi, siano stati realizzati nell'ambito di operazioni all'interno del medesimo gruppo societario. Il reddito agevolabile sarà poi individuato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività e i costi sostenuti per produrre il bene. Il regime agevolato prevede anche l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali in oggetto, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo alla vendita. |
