Contratto di cessione di know-how

Per proprietà industriale si intende l'insieme dei diritti esclusivi di cui sia titolare una persona fisica o giuridica rispetto a invenzioni, marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche.

Nonostante siano regolamentati dalle rispettive legislazioni nazionali, i diritti di proprietà industriale sono disciplinati anche dalla legislazione dell'Unione europea e da convenzioni internazionali.

I contratti tipici della proprietà industriale riguardano la cessione e la licenza di brevetti, di marchi e di know-how e talvolta essi sono preceduti da un accordo di riservatezza, a tutela del carattere segreto delle informazioni scambiate dalle parti durante le trattative.

Per know-how si intendono i segreti commerciali, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, laddove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Da lungo tempo la giurisprudenza rileva che il know how deve essere caratterizzato dai requisiti della segretezza e della novità, attribuendo un valore positivo in termini concorrenziali all'imprenditore in possesso delle relative conoscenze (v. Trib. Ancona sez. impr., n. 1175/2021; Trib. Roma XVII, n. 14581/2021; Cass. I, n. 18772/2019; Cass. I, n. 659 /1992).

Tale conclusione è propria anche della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, infatti, non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 1872/2022, con riferimento ai limiti del diritto di accesso ex art. 53 d. lgs. n. 50/2016.  Al medesimo proposito Cons. Stato V, n. 8382/2023.

Più di recente, sempre con riguardo ai limiti del diritto di accesso nell'ambito delle gare pubbliche, TAR Trentino Alto Adige, sez. unica, n. 59/2023, secondo cui, peraltro, affinché la stazione appaltante possa impedire l'esercizio del diritto di accesso, occorre che i soggetti controinteressati si siano espressamente e formalmente opposti al diritto all'accesso comprovando e motivando le esigenze di riservatezza a fronte delle quali l'ostensione, totale o parziale, di uno o più documenti possa determinare una effettiva violazione del proprio know-how aziendale o dei segreti tecnici e commerciali che incidono sulla propria capacità concorrenziale nel mercato di riferimento.

Costituiscono know-how, per esempio, i dati la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. Non si può invece parlare di know-how in riferimento, ad esempio, alla particolare abilità o capacità di un dipendente dell'azienda.

L'art. 99 d.lgs. n. 30/2005 (abbreviato CPI) stabilisce che, ferma la disciplina della concorrenza sleale, al legittimo detentore dei segreti commerciali è attribuito il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire tali segreti o di rivelarli, ossia di utilizzarli in modo abusivo, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente da un terzo.

Il recente d.lgs. n. 63/2018, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, ha poi introdotto una tutela più incisiva del know-how, sancendo la punibilità anche delle condotte che costituiscono un'illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell'informazione a titolo di colpa, e non più soltanto a titolo di dolo, e attribuendo altresì all'autorità giudiziaria poteri specifici per limitare l'accesso ai segreti oggetto del giudizio (al riguardo, in giurisprudenza, Cass. pen. V, n. 16975/2020 e Cass. pen. V, n. 48895/2018).

La tutela del know-how, a differenza degli altri diritti di proprietà industriale che, al contrario, sono soggetti a precisi limiti temporali o a obblighi di rinnovo per estenderne la durata e la suddetta protezione, è illimitata nel tempo ed è assolutamente gratuita, non essendo soggetta ad alcuna formalità, come la registrazione o il deposito.

Per quanto attiene nello specifico al contratto di licenza di know-how, tramite esso una parte (detta licenziante) attribuisce all'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare un determinato know-how, a fronte del pagamento di un prezzo che può consistere nell'obbligo di pagare un compenso fisso, royalties, ovvero entrambi.

Con il contratto di cessione di know-how, oggetto della formula che precede, il titolare di un dato know-how, (c.d. cedente), lo trasferisce a titolo definitivo ad un altro soggetto, (c.d. cessionario), generalmente in cambio di un corrispettivo in denaro, così attribuendogli il diritto di sfruttarne le potenzialità economiche.

La cessione di know-how si distingue dalla licenza di know-how perchè attraverso quest'ultima il titolare del know-how non ne trasferisce la titolarità al licenziatario, ma si limita ad autorizzarlo all'uso del medesimo.

É ricorrente che le parti inseriscano una clausola per cui il cedente si impegna a manlevare la cessionaria e a mantenerla indenne dalle pretese avanzate da terzi rispetto alla titolarità del know how.

Nel contratto di cessione del know how, inoltre, è usuale che le parti, riconoscendo il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il know-how trasferito, si impegnino a non divulgarli, neppure in parte, a soggetti terzi.

Si tratta di un obbligo di segretezza che viene esteso anche ai dipendenti e ai collaboratori del cedente che, tramite il contratto di cessione, si impegna anche per essi e risponderà di fatti e comportamenti non conformi all'obbligo di segretezza.

Generalmente l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di segretezza pattuiti può essere causa di risoluzione del contratto, facendo sorgere il diritto al risarcimento dei danni in favore della parte lesa, ovvero il diritto a ottenere il pagamento di penali sovente pattuite in tali figure contrattuali.

Da ultimo si osserva che, proprio in considerazione della natura riservata di tale tipologia di accordi, le parti stabiliscono che eventuali controversie siano deferite a uno o più arbitri.

Profili fiscali

Per l'impresa cessionaria del know how lo stesso rappresenta un costo ed ove sia iscritto in bilancio come bene autonomo dotato di propria individualità, è applicabile l'art. 103, comma 1, del TUIR per il quale “ .... le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo”.

Dal punto di vista del cedente, qualora lo stesso opti, come possibile a partire dall'anno di imposta 2015, secondo le previsioni della l. n. 190/2014 (cd. Patent box), in presenza di determinate condizioni, sono escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni se almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla medesima cessione venga reinvestito in opere di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.