Contratto di cooperazione tecnologica

Nicola Rumine

Inquadramento

il contratto di cooperazione tecnologica è il contratto con cui due o più parti si impegnano a condividere diritti di proprietà intellettuale o comunque informazioni confidenziali, assumendo contestualmente decisioni in ordine al loro impiego, nonché dettando regole in ordine alla titolarità e al godimento di eventuali diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalla cooperazione. Le parti, in linea generale, condividono gratuitamente le conoscenze pregresse per finalità di ricerca scientifica.

Il contratto di cooperazione tecnologica è volto essenzialmente a stabilire i compiti dei contraenti, a individuare il regime di impiego delle risorse tecnologiche condivise, nonché a disciplinare la gestione di eventuali diritti di proprietà intellettuale sorti per effetto del contratto stesso. A quest'ultimo proposito, occorre distinguere le conoscenze condivise dalle parti pregresse rispetto al contratto stesso, c.d. di background, da quelle generate dall'attività di cooperazione contrattuale, anche dette di foreground.

Formula

TRA

- La ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... ,

E

- la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... ,

- di seguito anche chiamati singolarmente “la Parte” e congiuntamente “Le Parti”

PREMESSO CHE

A) L'ente ... si occupa di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica in particolare nel campo della ... ;

B) la società ... è un'impresa attiva nel campo della ... ;

C) nel rispetto delle rispettive finalità, le parti intendono stabilire una collaborazione al fine di promuovere lo sviluppo di progetti e programmi congiunti, così da realizzare attività di ricerca, sviluppo e formazione, basate su un'equa compartecipazione;

D) in particolare le parti intendono condividere diritti di proprietà intellettuale, o comunque informazioni confidenziali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente contratto, allo scopo di conseguire specifiche finalità di ricerca scientifica che segnatamente consistono nel ... .

Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Oggetto del contratto

Le Parti si impegnano a condividere reciprocamente e gratuitamente tutti i diritti di proprietà intellettuale, o comunque le informazioni confidenziali in loro possesso, che risultino funzionali a realizzare le finalità di ricerca scientifica già indicate in premessa e relative a ... 1 .

2. Definizione di Programma

2.1 Nel tentativo di realizzare lo scopo scientifico anzidetto, le Parti daranno attuazione ad un piano prestabilito di attività, in seguito denominato “Programma”, che è integralmente riportato nel documento Allegato A del presente contratto.

2.2 Il Programma in questione è comprensivo della descrizione dettagliata del contenuto tecnico-scientifico dello stesso, con espressa assegnazione dei rispettivi obblighi a carico di ciascuna delle parti, nonché della pianificazione temporale ed economica e dell'impegno, in termini di risorse umane, che ciascuna fase di realizzazione del Programma imporrà a ciascuna delle Parti.

3. Scambio di informazioni

3.1 Ciascuna Parte concede all'altra l'accesso libero e gratuito alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di privativa, che risultino necessari e funzionali per lo svolgimento delle attività rispettivamente assegnate nell'ambito del Programma.

3.2 Tuttavia i diritti di accesso che le parti si concedono reciprocamente non attribuiscono alcun diritto di sublicenza ma sono soltanto limitati al perseguimento dello scopo contrattuale.

3.3 Ciascuna parte si impegna inoltre ad utilizzare le conoscenze preesistenti soltanto se strettamente necessario, essendo in ogni caso vietata la divulgazione di dati, informazioni e conoscenze preesistenti, ivi comprese quelle che transitino tramite apparecchiature di elaborazione e di trasmissione di dati, a soggetti che non siano autorizzati, assumendosi all'uopo ogni responsabilità, in solido con i propri dipendenti, collaboratori o ausiliari, che dovessero violare tale divieto.

4. Misure di sicurezza

Ciascuna Parte si obbliga altresì ad apprestare le misure di sicurezza adeguate e necessarie per garantire la riservatezza delle di informazioni, conoscenze e dati di cui sopra, con le seguenti modalità: ... .

5. Esonero di responsabilità

Ciascuna delle parti dichiara di poter legittimamente disporre delle conoscenze ed informazioni messe a disposizione dall'altra, esonerando l'altra parte da eventuali responsabilità verso terzi derivanti dall'utilizzo, rivelatosi illecito, delle stesse.

6. Obbligo di aggiornamenti

Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente informate sugli esiti delle proprie attività di ricerca ed in particolare su quelle suscettibili di brevettazione, o di utilizzazione industriale, come può essere il caso di qualunque invenzione, idea, metodo, o processo industriale.

7. Il diritto di brevetto

7.1 Nell'eventualità in cui gli esiti delle ricerche effettuate conducano a scoperte brevettabili, il diritto di brevetto spetterà soltanto ad una delle due Parti, se l'invenzione è stata ideata esclusivamente dal personale della Parte stessa.

7.2 Qualora invece i risultati tecnico-scientifici siano stati conseguiti congiuntamente dalle Parti, i diritti di sfruttamento degli stessi spetteranno ad entrambe, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nel Programma, purché entrambe siano interessate a brevettarla.

se soltanto una delle parti è interessata a depositare la domanda di brevetto, in tal caso potrebbe pattuirsi un diritto di opzione in favore dell'altra, così come suggerito di seguito: “Laddove una delle parti abbia manifestato per iscritto la volontà di non depositare domande di brevetto, in relazione a risultati scientifici conseguiti nell'ambito delle attività oggetto del contratto, l'altra parte, interessata invece alla brevettazione, avrà diritto di acquisire gratuitamente la quota della parte rinunciante, comunicandole per iscritto il proprio interesse ad esercitare il presente diritto di opzione”.

8. La gestione e l'uso dei diritti di privativa

Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di privativa, di cui diverranno contitolari, saranno così gestiti:

- ciascuna parte potrà autonomamente concedere licenze non esclusive a terzi ma dovrà ottenere il consenso dell'altra e corrispondere alla stessa una somma pari ad € ... ;

- in ogni caso i proventi derivanti dalle licenze saranno suddivisi in ... ;

- l'uso in proprio sarà consentito a ciascuna delle Parti senza compenso in favore dell'altra;

- l'eventuale cessione del brevetto richiederà il consenso di entrambe le parti;

- le parti sosterranno in parti uguali i costi per il deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale.

9. Il Referente Responsabile

9.1 Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, ciascuna delle Parti designerà un Referente responsabile dell'attuazione del presente Accordo, ovvero il Sig. ... per ... ed il Sig. ... per ...

9.2 I Referenti suindicati, con cadenza periodica almeno semestrale, valuteranno avanzamenti e risultati delle attività in cui le Parti sono nel frattempo impegnate, le eventuali nuove opportunità su cui cooperare e la possibilità di estendere, ovvero ridurre, gli ambiti della presente collaborazione e della sua durata.

10. Clausole risolutive espresse

10.1 Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:

- mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza;

- violazione dei doveri di riservatezza;

- violazione della tutela della proprietà intellettuale e industriale;

- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto.

10.2 Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il risarcimento dei danni.

le parti potrebbero pattuire una clausola penale in caso di inosservanza dei punti descritti, nei termini che seguono: “In caso di violazione degli obblighi di riservatezza sanciti dal presente contratto, ciascuna delle parti, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dall'altra e da questa comunicate nel termine massimo di ... giorni dalla stessa contestazione, potrà applicare alla Parte inadempiente una penale pari ad euro ... salvo il diritto della parte adempiente a richiedere il pagamento del maggior danno subito”.

11. Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto dell'altra parte.

12. Elezione di domicilio

12.1 Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi, così come indicate in epigrafe e qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata a/r o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

12.2 In ogni caso, ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC.

13. Foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ... .

14. Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 ed al regolamento europeo n. 691/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data, ...

Firma ...

Firma ...

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 3 (Scambio di informazioni); art. 5 (Esonero di responsabilità); art. 10 (Clausole risolutive espresse); art. 13 (Foro competente).

Firma ...

Firma ...

[1] 1. è d'interesse rilevare la distinzione tra le conoscenze delle parti acquisite prima della stipula del contratto, c.d. di background, e quelle che invece sono generate dall'attività di cooperazione contrattuale, anche dette di foreground: per conoscenze di background si intendono le informazioni e i diritti di proprietà intellettuale di cui le imprese sono detentrici, indipendentemente dal fatto che questi siano stati loro concessi o soltanto richiesti. Nella cooperazione tecnologica le parti si impegnano a condividere gratuitamente tali conoscenze, nell'intento di agevolare lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nonché di perseguire l'obiettivo contrattuale rappresentato da una data scoperta scientifica. Le conoscenze di foreground, invece, sono acquisite per effetto delle attività di ricerca oggetto del contratto, le quali sono rappresentate da tutti i beni materiali o immateriali che potrebbero scaturire dall'accordo di collaborazione, anche se non suscettibili di protezione (purché si tratti di informazioni confidenziali).

Commento

1. Premessa

La cooperazione tecnologica è il contratto con cui due o più parti si impegnano a condividere diritti di proprietà intellettuale o comunque informazioni confidenziali, assumendo contestualmente decisioni in ordine al loro impiego, nonché dettando regole in ordine alla titolarità ed al godimento di eventuali diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalla cooperazione.

Nello specifico, le parti mettono a disposizione gratuitamente conoscenze pregresse, con il preciso scopo di realizzare le finalità di ricerca scientifica segnatamente individuate nel testo contrattuale (ad esempio nel settore energetico, medico, ecc.).

Il contratto di cooperazione tecnologica è volto essenzialmente a stabilire i compiti dei contraenti, nonché a individuare il regime di impiego delle risorse tecnologiche condivise e a disciplinare la gestione di eventuali diritti di proprietà intellettuale sorti per effetto del contratto stesso.

Trattandosi di un contratto atipico elaborato dalla prassi commerciale, la cooperazione tecnologica non è disciplinata espressamente dal nostro ordinamento, ma a questa si ritengono comunque applicabili le disposizioni normative relative al contratto d'opera intellettuale.

2. Le conoscenze condivise e le clausole tipiche del contratto di collaborazione tecnologica

Si è detto che un elemento centrale del contratto di collaborazione tecnologica è la condivisione delle conoscenze maturate da ciascuna delle parti nel corso delle rispettive attività professionali.

Al riguardo è importante rilevare la distinzione tra le conoscenze delle parti acquisite prima della stipula del contratto, c.d. di background e quelle che invece sono generate dall'attività di cooperazione contrattuale, anche dette di foreground.

Per conoscenze di background si intendono le informazioni e i diritti di proprietà intellettuale di cui le imprese sono detentrici (dunque anche se non ne sono titolari e che possano utilizzare in virtù di altri accordi), indipendentemente dal fatto che questi siano stati loro concessi o soltanto richiesti.

Le parti si impegnano a condividere gratuitamente tali conoscenze, nell'intento di agevolare lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nonché di perseguire l'obiettivo contrattuale rappresentato da una data scoperta scientifica (si parla al proposito di diritto di accesso gratuito).

Ciononostante l'utilizzo contrattualmente assegnato alle parti delle conoscenze di background non deve trarre in inganno: non si tratta, infatti, di una reciproca cessione di licenza e anzi le parti sono tenute ad utilizzare  i dati, le informazioni e le conoscenze entrate in loro possesso, soltanto nei limiti di quanto necessario per il perseguimento delle attività assegnate.

In particolare, la divulgazione e l'utilizzo di tali dati al di fuori degli scopi contrattuali è generalmente vietato da un'apposita clausola, c.d. “clausola di riservatezza”.

In caso di violazione della clausola di riservatezza è ricorrente la previsione della facoltà della parte adempiente di far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di penale in caso di inadempimento (fatto salvo l'eventuale maggior danno).

Il discorso è ben diverso, invece, per quanto riguarda le conoscenze di foreground acquisite per effetto delle attività di ricerca oggetto del contratto, le quali, infatti, sono rappresentate da tutti i beni materiali o immateriali che potrebbero scaturire dall'accordo di collaborazione, anche se non suscettibili di protezione (purché si tratti di informazioni confidenziali).

La gestione, la titolarità e lo sfruttamento patrimoniale delle conoscenze di foreground sono poi rimesse alla volontà delle parti espressa nel contratto.

In genere le parti pattuiscono che laddove la scoperta scientifica sia stata effettuata dal personale di una sola parte, quest'ultima dovrà reputarsi l'unica titolare dei diritti di sfruttamento ed avrà diritto a presentare la domanda di brevetto.

Diversamente, nel caso in cui i risultati scientifici conseguiti rappresentino il risultato di ricerche svolte congiuntamente dal personale di entrambe le parti, i relativi diritti di sfruttamento spetteranno a ciascuna di esse, in proporzione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti a loro spettante.

Qualora poi le parti decidano di presentare una domanda di brevetto congiuntamente, ovvero intendano in ogni caso sfruttare i risultati scientifici conseguiti, dovranno accordarsi su come regolare la gestione dei diritti di sfruttamento dei relativi brevetti.

Esemplificando, le parti dovranno stabilire se ciascuna parte potrà autonomamente concedere licenze a terzi e se, in tal caso, potrà concederle anche in via esclusiva, gratuitamente o dietro il pagamento di una data somma di denaro, concordando altresì come suddividere i proventi derivanti dalle licenze.

Altro aspetto oggetto di regolazione è quello relativo all'uso delle conoscenze di foreground da ciascuna delle parti: potrebbe essere concesso gratuitamente alla parte che ne faccia richiesta, oppure potrebbe pattuirsi il pagamento di un corrispettivo in favore dell'altra.

Un rilievo finale attiene all'eventuale cessione del brevetto, in quanto si dovrà stabilire se occorra il consenso di entrambe le parti o se sia sufficiente l'accordo di una sola di esse.

A quest'ultimo proposito il contratto potrebbe prevedere un diritto di opzione, in base al quale se soltanto una parte intende brevettare i risultati di una scoperta scientifica e l'altra ha dichiarato per iscritto di non essere interessata a presentare la domanda di brevetto, la parte interessata potrà comunicare all'altra la propria volontà di acquisire, gratuitamente, la quota della parte rinunciante.

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