Decreto legislativo - 10/02/2005 - n. 30 art. 70 - Licenza obbligatoria per mancata attuazione

La registrazione del brevetto

Per quanto riguarda la procedura di registrazione del brevetto, è previsto all'art. 52 del d.lgs. n. 30/2005 che alla domanda di concessione di brevetto debba essere allegata una descrizione chiara e completa dell'invenzione, le conseguenti rivendicazioni e i disegni necessari (in proposito si veda in giurisprudenza Trib. Milano XIV, n. 1273/2020). Nelle rivendicazioni deve essere indicato, in maniera specifica, ciò che dovrebbe costituire l'oggetto del brevetto e, dunque, i limiti della sua protezione.

I diritti esclusivi di sfruttamento del brevetto, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 30/2005, nascono al momento della registrazione (il c.d. diritto al brevetto),  con effetti che decorrono dalla data in cui la domanda è stata resa accessibile al pubblico.

È inoltre possibile richiedere un brevetto europeo, che conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani. È peraltro possibile che il brevetto europeo sia convertito in brevetto italiano o che i due brevetti si sovrappongano.

Il brevetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 30/2005, ha durata ventennale, che decorrono dalla data in cui è stata depositata la domanda.

Il brevetto non è rinnovabile né prorogabile.

I diritti relativi al brevetto

Quanto ai diritti relativi al brevetto, l'art. 2584 c.c. prevede che colui che ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha anche il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne. Il diritto di cui è titolare il soggetto che ha ottenuto il brevetto si estende anche al commercio del prodotto cui l'invenzione si riferisce. Per una applicazione di tali principi nella giurisprudenza recente si veda Cass. I, n. 34428/2023.

Quanto ai diritti che nascono dall'invenzione, questi, ai sensi dell'art. 63 del c.d. della proprietà industriale, spettano all'autore o agli autori, che possono però farne oggetto di cessioni o licenza, secondo quanto previsto anche dall'art. 2589 c.c.  Si tratta del c.d. diritto sul brevetto.

Il legislatore si è poi preoccupato di disciplinare espressamente l'ipotesi in cui autori delle invenzioni siano i dipendenti. In merito, ai sensi dell'art. 2590 c.c.  e dell'art. 64 del d.lgs. n. 30/2005, si distinguono le seguenti ipotesi:

a) l'invenzione è fatta nell'adempimento di un contratto in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto dello stesso e a tale scopo retribuita: in tal caso i diritti derivanti appartengono al datore di lavoro, salvo comunque il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore;

b) non è prevista una retribuzione, ma l'invenzione deriva dall'adempimento di un contratto di lavoro: nel qual caso i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora si ottenga un brevetto o l'invenzione venga utilizzata in regime di segretezza, un equo compenso, da determinare in base all'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore (e non soltanto del valore commerciale dell'invenzione: Cass. lav., n. 1111/2020 ). A proposito dell'applicabilità delle norme in materia di locazione si veda ad esempio Cass. III, n. 22242/2022.

Peraltro la giurisprudenza ha di recente confermato che il diritto all'equo compenso non spetta al dipendente se il brevetto è stato poi ottenuto da un terzo o se la nullità del brevetto è stata dichiarata in via incidentale (Cass. I, n. 36140/2022).

Si considera fatta durante l'esecuzione del contratto l'invenzione per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda.

Diversa è poi l'ipotesi del ricercatore universitario o del dipende di ente pubblico che ha tra i propri scopi istituzionali le finalità di ricerca: in questo caso il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, ma ciò non vale in ipotesi di ricerche finanziate da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici. L'art. 64 citato non si applica neanche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in ragione della mancata estensione dei caratteri sostanziali del rapporto di lavoro subordinato (v. Trib. Bologna, n. 215/2020).

I diritti di brevetti, come anticipato, attribuiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

Inoltre il brevetto conferisce al titolare serie di diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi che questo venga prodotto, usato, messo in commercio, venduto o importato;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi che il procedimento venga applicato, nonché che sia usato, messo in commercio, venduto o importato il prodotto direttamente ottenuto detto procedimento;

c) vietare ai terzi di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta.

Da tali divieti deriva che integra una ipotesi di contraffazione la commercializzazione di un prodotto che, alla luce del testo brevettuale, della descrizione e dei disegni allegati, assolve alla stessa funzione di quello brevettato, pur presentando delle varianti (da ultimo Cass. I, n. 120/2022).

Analogamente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Venezia, sez. impr., 30 maggio 2023, secondo cui ricorre una ipotesi di contraffazione se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano a esse equivalenti.

Peraltro, chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione, può continuare a usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

L'invenzione industriale, che costituisce oggetto di brevetto, deve inoltre essere attuata. Se però, come prevede l'art. 70 del c.d. codice di proprietà industriale (oggetto del recente intervento del d.lgs. n. 18/2019, che vi ha inserito il comma 4- bis ), decorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda (se questo termine scade successivamente) il titolare del brevetto non abbia dato attuazione all'invenzione brevettata, può essere concessa licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione a favore di chiunque ne faccia richiesta. Le stesse conseguenze si producono laddove l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta.

Dette ipotesi di licenza non hanno luogo se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa.

Se poi, a seguito della concessione della licenza, il titolare del brevetto continua a non attuare l'invenzione entro due anni, quest'ultima decade definitivamente.

Le disposizioni dell'art. 70, come stabilito dal citato d.lgs. n. 18/2019, si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.

Nondimeno, colui che chiede il rilascio di una licenza obbligatoria deve provare di essersi in precedenza rivolto al titolare del brevetto e di non essere riuscito a ottenere una licenza contrattuale a fronte di un equo compenso, che dovrà comunque essere corrisposto al titolare a seguito della concessione della licenza.

Detta licenza non può in ogni caso avere una durata superiore alla durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare dell'azienda nel quale la licenza sia stata utilizzata.

Si osserva da ultimo che, ove il licenziatario non rispetti le condizioni previste dalla concessione, la licenza potrà essere revocata con decreto ministeriale.

Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento (anche parziale: Cass. I, n. 1103/2020)entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto. A seguito di tale periodo l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato il fatto del mancato pagamento e dopo trenta giorni dalla data di comunicazione dà atto nel registro dei brevetti della avvenuta decadenza del brevetto, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa. È però salva la facoltà del titolare del brevetto di provare il tempestivo pagamento con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, al fine di ottenere l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

Il trasferimento e la licenza del brevetto

I diritti relativi all'invenzione, come visto, scaturiscono dall'art. 53 del d.lgs. n. 30/2005 e, come prevede l'art. 63 del d.lgs. n. 30/2005, possono essere oggetto di alienazione e trasmissione, fermo restando che non può essere trasferito il diritto dell'inventore a essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Come per il marchio, gli atti traslativi dei diritti patrimoniali che sono collegati alla titolarità di un brevetto sono riconducibili a due modelli fondamentali, quello della cessione e quello della licenza.

È poi possibile — a meno che il contratto non sia stipulato in considerazioni delle particolari qualità dell'altra parte — che il licenziatario ceda il proprio contratto di licenza.

Nel caso della cessione della licenza trovano applicazione le previsioni generali del codice civile rispetto alle ipotesi di cessione del contratto e quindi gli artt. 1406,1408 e 1411 c.c.

La licenza, come visto, è uno schema contrattuale mediante il quale il titolare del brevetto autorizza un terzo a sfruttare i diritti che derivano dalla brevettazione dell'invenzione.

La concessione in godimento è normalmente retribuita attraverso il pagamento delle c.d. royalties, ovvero con il pagamento periodico di somme in dipendenza dell'ammontare del fatturato o dei ricavi.

In merito al contenuto del contratto di licenza può poi prevedersi che il licenziatario del brevetto provveda anche ad attuare praticamente il brevetto che è stato oggetto del contratto di licenza.

La licenza di brevetto, a sua volta, può essere esclusiva, laddove il licenziatario sia la sola parte autorizzata allo sfruttamento dell'invenzione, ovvero non esclusiva.

Nei contratti di licenza con clausola di esclusiva il licenziante si impegna quindi a non concedere ad altri ulteriori licenze e a non provvedere egli stesso ad attuare l'invenzione oggetto del brevetto concesso in licenza. Il licenziante può comunque, senza pregiudizio per il licenziatario, cedere la titolarità del brevetto o proporre un'azione di contraffazione, come già accennato (su tale azione e sulle modalità di liquidazione del danno che ne consegue si veda da ultimo Cass. I, n. 5666/2021 e Cass. I, n. 1873/2023).

Ulteriormente, in relazione all'ipotesi di licenza esclusiva, è possibile che queste riguardino diversi ambiti territoriali.

In tal caso è opportuno stabilire determinate regole al fine di evitare che i diritti di esclusiva di un determinato licenziatario esclusivista vengano lesi dal licenziatario che esporti il prodotto dell'invenzione nel mercato in cui il primo ha l'esclusiva.

È poi possibile che il licenziatario a sua volta conceda il godimento dei diritti connessi all'invenzione mediante il rilascio a ulteriori terzi di sublicenze.

Quanto alla durata del contratto di licenza, di solito questa viene fatta coincidere con la durata del brevetto, ma è ben possibile che le parti decidano di porre tale termine in data anteriore.

Uno degli aspetti frequentemente regolati all'interno dei contratti di licenza del brevetto è quello della contraffazione ad opera di terzi, per far fronte alla quale è generalmente imposto al licenziatario di agire a tutela dei diritti scaturiti dall'invenzione.

Si segnala, inoltre, che il contratto di licenza di brevetto è spesso redatto considerando la normativa antitrust nazionale e internazionale e, dunque, in particolare, la l. n. 287/1990 e il regolamento n. 772/04/CE. Ciò perché i contratti di licenza possono costituire intese restrittive della concorrenza.

In particolare, il citato regolamento europeo e stabilisce una serie di esenzioni rispetto al generale divieto di intese restrittive della concorrenza previsto dall'art. 101 TFUE.

È peraltro possibile che licenza di brevetto sia incrociata o reciproca, c.d. cross license, e si ha quando entrambe i soggetti contrattuali si concedono in licenza a vicenda i rispettivi brevetti o interi portafogli brevettuali. Si tratta di accordi molto complessi e talvolta relativi a qualsiasi invenzione relativa a un determinato settore.

In dette ipotesi è essenziale delimitare con precisione i soggetti licenziatari.

Come già evidenziato relativamente ai marchi, la trascrizione non produce l'effetto di costituire il diritto, ma di rendere opponibile il contratto ai terzi.

Si aggiunga che in tali contratti è frequente la clausola di devoluzione di eventuali controversie ad arbitri internazionali, come quella di individuazione della legge applicabile.

Il regolamento n. 316/2014/UE, relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia, esenta dall'applicazione dell'art. 101 TFUE alcune tipologie di accordi, anche individuando una soglia massima di valore.

Vi è poi l'eventualità che un brevetto oggetto di cessione o licenza venga dichiarato nullo. La sorte del contratto che ha modificato la titolarità o il diritto di godimento del brevetto è stabilità dall'art. 77 del d.lgs. n. 30/2005. La dichiarazione della nullità del brevetto ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i contratti che hanno ad oggetto l'invenzione e che siano stati conclusi in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza e nella misura in cui gli stessi siano stati già eseguiti.

Similmente a quanto affermato rispetto ai marchi, non vi è alcun obbligo formale.

In merito alla possibilità di cedere il diritto al brevetto, si è discusso circa gli effetti che si producono nell'ipotesi in cui manchino i requisiti di brevettabilità. Secondo alcuni, se l'invenzione risulta carente sotto il profilo della novità, il contratto è nullo per inesistenza dell'oggetto, mentre è valido se difetta sotto il profilo dell'industrialità o dell'originalità (Greco-Vercellone, 309). Per altri, a prescindere da ogni tipo di distinzione, il contratto sarebbe nullo (Sena, 202).

Quanto alle controversie relative alla validità o all'estensione del brevetto ceduto o concesso in licenza, si è sostenuto che queste vadano risolte sulla base del principio di territorialità e dunque applicando la disciplina del paese in cui il brevetto è stato rilasciato (Draetta, 27 ss.).

In ordine alla legittimazione ad agire per proporre azione di contraffazione, si ritiene, quanto al titolare originario, che sia legittimato ad agire, ma solo per atti compiuti antecedentemente all'intervenuta cessione del brevetto. Nel caso di licenza si ritiene nella gran parte della dottrina che sia legittimato sia il licenziatario esclusivo sia il licenziatario non esclusivo (Di Cataldo).

In merito alla facoltà del licenziatario esclusivo di concedere, a sua volta, sublicenze, la posizione della dottrina non è univoca. Per alcuni non sarebbe necessario il consenso del licenziante nel caso di licenza di usufrutto, cioè una licenza che comprenda al suo interno ogni possibile utilizzazione dell'invenzione avente carattere economico (Greco-Vercellone, 299). Secondo altri non è comunque possibile concedere a un terzo una sublicenza se manchi l'autorizzazione del licenziante o il rapporto di licenza tra i due soggetti sia talmente stretto che il titolare potrebbe essere interessato alle modalità con cui viene declinata la licenza (Auteri, 371). Per quanto riguarda invece il licenziatario non esclusivo, secondo alcuni è possibile che questo possa concedere delle sublicenze a patto che i sublicenzianti non si riservino alcuni diritto di attuare l'invenzione (Mangini).

Nell'ipotesi di cessione del contratto di licenza che abbia luogo all'interno di una cessione d'azienda da parte del licenziatario, il soggetto acquirente subentra nel rapporto contrattuale in maniera automatica in base a quanto previsto dall'art. 2558 c.c. Ciò a condizione che non vi sia una clausola contrattuale che lo vieta o che il contratto sia stato stipulato intuitu personae (Auteri).

Il contratto di licenza può inoltre estinguersi con la morte del licenziatario, ma può trasmettersi agli eredi diventati titolari dell'attività imprenditoriale, ancora una volta salva diversa previsione o contratto intuitu personae (Mangini, 65).

Si ritiene poi che, nel caso di risoluzione del contratto di licenza in data anteriore alla scadenza del brevetto, il licenziatario possa legittimamente continuare a vendere i prodotti che abbia già fabbricato (Sarti, 150), mentre secondo altra opinione il licenziatario, senza il consenso espresso del licenziante, non può commercializzare alcun prodotto a seguito della scadenza del contratto di licenza (Greco - Vercellone).

Salvo pattuizione contraria, il licenziante conserva il diritto di cedere a terzi il brevetto (Ubertazzi), nonché di depositare la domanda di brevetto per altri Stati (Mangini, 21) e proporre l'azione di contraffazione.

Laddove il corrispettivo sia costituito da versamenti periodici commisurati al fatturato o ai ricavi del licenziatario, quest'ultimo, salvo eventuale patto contrario, ha l'obbligo di sfruttare l'invenzione in base ad un canone di diligenza e perizia professionale (Vanzetti-Di Cataldo).

La cessione dei diritti relativi all'invenzione, in mancanza di disciplina espressa, può essere compiuta attraverso qualsiasi titolo idoneo a produrre effetti traslativi e quindi, ad esempio, con un contratto di vendita, permuta, donazione, con un conferimento in società, ma anche con un legato (Abriani, 230).

Il brevetto può essere oggetto di conferimento in società, in proprietà o in godimento (Di Cataldo, 163).

Circa l'esistenza di un obbligo a carico del licenziatario di attuare l'invenzione si è evidenziato come questo deriverebbe, anche in assenza di una espressa pattuizione, dal dettato degli artt. 69 ss. del d.lgs. n. 30/2005 (Ascarelli, 648).

Quanto alla legittimazione ad agire in giudizio per la tutela del brevetto, nell'ipotesi in cui questo sia oggetto di licenza, essa è unanimemente riconosciuta sia al licenziante titolare, sia al licenziatario che vanti un diritto di esclusiva (Greco-Vercellone, 293). Non vi è accordo sulla diversa ipotesi che riconosce legittimazione ad agire anche in capo ai licenziatari non esclusivi. Vi è infatti chi la nega, ragion per cui il licenziatario sarebbe eventualmente legittimato a un intervento adesivo, ma non legittimato ad agire in proprio (Ricolfi, 123). Secondo altri al licenziatario non esclusivo spetta sempre il potere di agire in giudizio per tutelare il brevetto e questo anche laddove manchi una espressa previsione all'interno del contratto di licenza (Ascarelli, 658).

La durata della licenza è rimessa all'autonomia delle parti e, nel caso che queste ultime non abbiano disposto alcunché, si ritiene che coincida con quella prevista per il brevetto (Vanzetti-Di Cataldo, 471).

Si è sostenuto che nell'ipotesi di scadenza del brevetto precedente alla scadenza della licenza al licenziatario è tassativamente preclusa la possibilità di commercializzare i prodotti collegati alla licenza scaduta, ancorché prodotti nel periodo di vigenza del contratto (Sena, 239) Secondo altri deve invece essere ricostruita la volontà delle parti caso per caso (Sarti).

Nell'ipotesi di fallimento del licenziatario, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, della c.d. legge fallimentare, il curatore ha facoltà di recedere dal contratto, ma dovrebbe comunque corrispondere al titolare del brevetto un equo indennizzo. Pertanto lo scioglimento del rapporto contrattuale non è automatico, a meno che non lo si ritenga fondato sulla particolare qualità delle parti (Mangini, 66).

In dottrina si è poi distinto tra licenze esclusive assolute — per cui il titolare è privo sia della facoltà di attuare l'invenzione — sia di concedere a terzi ulteriori licenze dalle licenze esclusive semplici — per cui il titolare conserverebbe il diritto di sfruttare il brevetto, ma non quello di concedere ulteriori licenze sullo stesso territorio (Auletta-Mangini, 108).

In coerenza con il principio di libertà della forma, l'esistenza di una licenza di brevetto può essere provata con qualunque mezzo, anche mediante il ricorso a presunzioni (Trib. Milano 8 agosto 2007).

Nei contratti a forma libera incombe su chi ne invoca l'esistenza, la validità e l'efficacia, l'onere di provare l'avvenuto perfezionamento del negozio e ciò potrà avvenire anche mediante il ricorso alle presunzioni semplici. La valenza probatoria di queste ultime deve poi essere vagliata dal giudice del merito. Tali presunzioni devono peraltro rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano molteplici, della concordanza (Cass. II, n. 12971/2018).

È possibile imporre contrattualmente il pagamento di un canone per l'utilizzo esclusivo di una tecnologia anche laddove questa non sia più coperta da brevetto, ma a condizione che il licenziatario possa liberamente recedere da tale contratto. Il canone, infatti, è il prezzo da corrispondere per lo sfruttamento commerciale della tecnologia oggetto di licenza, con la garanzia che il concedente non eserciterà i propri diritti di proprietà industriale (CGUE, 7 luglio 2016).

In tema di acquisto di brevetti, l'acquirente, per poter essere considerato in buona fede, deve dimostrare di avere accertato la titolarità della privativa in capo al cedente mediante la verifica della situazione emergente nel registro dell'UIBM al momento della vendita, mentre è irrilevante che in epoca successiva all'atto di trasferimento sia stata dichiarata la nullità del brevetto. L'acquirente non può esimersi dalla suddetta verifica per la circostanza che la trascrizione della cessione della titolarità del brevetto nel registro non ha effetti costitutivi (Cass. VI, n. 22345/2015).